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美國(guó)作為世界上經(jīng)濟(jì)實(shí)力最雄厚、科技最發(fā)達(dá)的發(fā)達(dá)國(guó)家,在因我國(guó)作為世界最大的發(fā)展中國(guó)家,隨著經(jīng)貿(mào)協(xié)作的增加,中國(guó)企業(yè)走出去的趨勢(shì)明顯,發(fā)達(dá)國(guó)家更注重企業(yè)自身品牌塑造,因此美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng),是很多企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。
一、美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)需要準(zhǔn)備的信息:
1、申請(qǐng)人的英文名稱地址;
2、商品項(xiàng)目(沒(méi)有個(gè)數(shù)限制,申請(qǐng)人確實(shí)在美國(guó)銷售的商品);
3、商標(biāo)圖樣的電子版;
4、如果以打算使用為基礎(chǔ)提交申請(qǐng),需提供使用證據(jù)的電子版(一個(gè)類別至少一張)以及在美國(guó)和在中國(guó)首次使用的時(shí)間(精確到年月);
二、美國(guó)申請(qǐng)?zhí)峤坏幕A(chǔ):
1、以實(shí)際使用為基礎(chǔ)提交申請(qǐng)
實(shí)際使用是指商標(biāo)在申請(qǐng)之日起前已經(jīng)在美國(guó)使用。"使用"主要是指標(biāo)有該商標(biāo)的產(chǎn)品已經(jīng)在美國(guó)市場(chǎng)上銷售或者在美國(guó)媒體上做了宣傳廣告。同時(shí)值得注意的是,使用是指申請(qǐng)指定的所有商品/服務(wù)都有使用,而不是指部分使用。
如果以實(shí)際使用為基礎(chǔ)提交美國(guó)申請(qǐng),申請(qǐng)人需要請(qǐng)?zhí)峁┥虡?biāo)使用證據(jù)。
2、以意圖使用為基礎(chǔ)提交申請(qǐng)
意圖使用是指雖然商標(biāo)在提交申請(qǐng)時(shí)尚未在美國(guó)使用,但是申請(qǐng)人計(jì)劃即將在美國(guó)使用該商標(biāo)。根據(jù)美國(guó)商標(biāo)法第一條(d)第1款的規(guī)定,以意圖使用為基礎(chǔ)提交的商標(biāo)申請(qǐng),待該商標(biāo)通過(guò)審查后,自下發(fā)核準(zhǔn)通知書(shū)之日起三年內(nèi),必須提交商標(biāo)在美國(guó)的使用證據(jù)。否則,該商標(biāo)申請(qǐng)將被撤銷。
3、以國(guó)內(nèi)注冊(cè)為基礎(chǔ)提交申請(qǐng)
以該國(guó)內(nèi)注冊(cè)為基礎(chǔ)提交美國(guó)申請(qǐng),需要注意以下幾點(diǎn):第一、獲得國(guó)內(nèi)注冊(cè)的商標(biāo)必須與打算在美國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)一模一樣,不能有任何改動(dòng);第二、國(guó)內(nèi)注冊(cè)證上指定的商品/服務(wù)的范圍必須大于擬在美國(guó)申請(qǐng)保護(hù)的商品/服務(wù)范圍;第三、申請(qǐng)人名稱地址必須保持一致。
三、商品/服務(wù)項(xiàng)目的選擇
雖然美國(guó)不限制提交申請(qǐng)的商品/服務(wù)的個(gè)數(shù),但是由于美國(guó)主張"使用"原則,因此申請(qǐng)人在選擇商品/服務(wù)時(shí)一定要限定為確實(shí)在生產(chǎn)銷售的商品或者提供的服務(wù),切不可認(rèn)為提交的商品越多,商標(biāo)保護(hù)的范圍就越廣,從而選擇一些根本沒(méi)有在生產(chǎn)銷售或提供的服務(wù)。
申請(qǐng)美國(guó)商標(biāo)下發(fā)審查意見(jiàn)是非常普遍的現(xiàn)象,其中有一半以上的審查意見(jiàn)都會(huì)涉及到商品的修改。主要原因有以下幾種:
1、雖然美國(guó)遵循國(guó)際尼斯分類,但是其商品服務(wù)項(xiàng)目往往比尼斯分類中的商品服務(wù)項(xiàng)目要求更加細(xì)化。
2、西方國(guó)家與我們的生活習(xí)慣、風(fēng)俗、文化背景的差異。
3、美國(guó)分類與尼斯分類的不同。
四、下發(fā)審查意見(jiàn)的幾種情況:
美國(guó)申請(qǐng)過(guò)程中下發(fā)生審查意見(jiàn)很普遍,由于美國(guó)商品審查員擁有很大的自由裁量權(quán),因此下發(fā)審查意見(jiàn)的原因也很多,主要體現(xiàn)在:
(一)、商品問(wèn)題。主要是商品不規(guī)范,不能被美國(guó)商標(biāo)局接受,這種情況占80%以上。
(二)、商標(biāo)問(wèn)題。
美國(guó)專利商標(biāo)局對(duì)商標(biāo)的審查十分嚴(yán)格,因此申請(qǐng)人針對(duì)不同類型的商標(biāo)需要注意以下問(wèn)題
1、中文商標(biāo)可以在美國(guó)提交申請(qǐng),但是申請(qǐng)人需要提供構(gòu)成該商標(biāo)的每一個(gè)中文字的讀音以及相應(yīng)的英文翻譯。
2、商標(biāo)如果為彩色,需要具體說(shuō)明每個(gè)部分的顏色。值得注意的是,如果商標(biāo)為灰色,美國(guó)專利商標(biāo)局將認(rèn)定該商標(biāo)為彩色商標(biāo)。
3、必須明確指出該商標(biāo)是否在相關(guān)商業(yè)或貿(mào)易、地理描述或其他語(yǔ)言上有特殊含義。
4、商標(biāo)缺乏顯著性,需要放棄部分或全部專用權(quán);或者要求申請(qǐng)人將主簿注冊(cè)轉(zhuǎn)化為副簿注冊(cè)。
5、商標(biāo)是否為人名。如果是并且該人還在世,需要提供同意書(shū)。
另外,美國(guó)專利商標(biāo)局對(duì)提供的商標(biāo)圖樣的要求也非常嚴(yán)格。商標(biāo)圖樣必須清晰,不能有任何模糊感。由于美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)大多采用電子提交的方式,因此,申請(qǐng)人需要提供圖片格式的商標(biāo)圖樣(如:jpg格式),美國(guó)專利商標(biāo)局對(duì)圖片格式的像素也有要求,不能小于250像素大于944像素。
(三)與在先注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成近似
需要注意的是,如果不答復(fù)審查意見(jiàn),該商標(biāo)視為自動(dòng)放棄。另外,依據(jù)國(guó)際慣例,即便申請(qǐng)人打算放棄該申請(qǐng),但是申請(qǐng)人人需要承擔(dān)美國(guó)律師轉(zhuǎn)達(dá)該審查意見(jiàn)所產(chǎn)生的費(fèi)用。
因此,提醒企業(yè)申請(qǐng)人,在美國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo),對(duì)商品的選擇要盡量細(xì)選,不要范圍太泛,以實(shí)際使用產(chǎn)品名稱進(jìn)行有效篩選,并在上報(bào)時(shí)與美國(guó)代理事務(wù)所進(jìn)行產(chǎn)品核對(duì),否則很容易因?yàn)楫a(chǎn)品選項(xiàng)問(wèn)題導(dǎo)致駁回情況。
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